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美國專利確權雙軌制間的沖突與協調述評
2018-03-14 10:59:27 閱讀

美國專利確權雙軌制間的沖突與協調述評
 
編者語:傳統上,美國屬于專利確權的單軌制國家,僅法院對專利無效問題擁有管轄權。20世紀末,美國增加單方和雙方再審查程序,專利確權雙軌制逐漸形成。2011年《美國創新法案》頒布,美國專利商標局新設了專利審查與上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board,PTAB),將雙方再審查程序改為雙方復審程序,并增加了授權后復審程序,美國行政機關在專利無效方面的作用逐漸提升,專利確權的雙軌制完全確立。本期《信息速遞》對美國專利確權雙軌制問題進行綜述,分析其中的沖突及協調,并對其給我國帶來的啟示予以評析。
 
一、美國專利行政確權制度的擴張趨勢
美國專利確權的雙軌制興起于1980年的專利法改革,初次引入單方再審查程序。1999年增設雙方再審查程序,2011年《美國創新法案》增設授權雙方復審程序(Inter Parte Review, IPR)和授權后復審程序。至此,美國完全確立了專利確權的雙軌制。當前,專利審查與上訴委員會的主要職能有三方面:一是單方再審查程序;二是雙方復審程序;三是授權后復審程序。此外,還有一個過渡性的“涵蓋商業方法”(Covered Business Method)的重審程序。
自2012年以來,專利審查與上訴委員會的案件受理量節節攀升。2013財年PTAB受理案件總數為562件,2014財年增長到1489件,2015財年更是增長到1897件[1]。2016財年在美國專利侵權糾紛總體下降20%的情況下,案件數量仍為1683件。
二、地區法院在專利確權中的謙讓
自1790年美國第一部專利法實施以來,法院即根據國會立法的授權,對專利的有效性進行司法審查。通過法院途徑挑戰專利的有效性,通常包括兩種方式:一是提起專利權確權訴訟;二是在侵權訴訟中提出專利權無效的反訴或者專利權無效抗辯。出于專業性方面的考慮,法院在審理專利糾紛過程中對PTAB的行政裁決結果給予了越來越多的尊重和謙讓。
當出現PTAB專利確權程序與地區法院的程序并存的局面時,是前者中止審理等待后者的結果,還是地區法院中止審理以等待PTAB的審理結果呢?出于專業性的考慮,美國法律不允許PTAB中止審理以等待法院的審理結果。但是法院可以中止侵權訴訟的審理,等待PTAB專利確權的裁決結果。
自2012年9月16日雙方復審程序和涵蓋商業方法程序啟動以來,地區法院的當事人越來越傾向于申請中止審理以等待PTAB的行政確權結果,而法院似乎也樂見其成。2014年1月以前,美國地區法院受理的119個中止審理請求中,60%獲得準許[2]。從2015年9月1日開始的一年中,在298份申請中止的請求中,地區法院批準了220份(74%);而在前一年度,獲得批準的比例更是高達97% 。毋庸置疑的是,對于專利無效中的技術問題,法院可以從再審程序獲得極有價值的指導。在考慮是否同意中止審理的請求之時,所有地區法院通常遵循同樣的規則,考慮三個因素:訴訟所處的階段、訴訟的簡化以及不當的侵害或明顯的策略性不利[3]
三、地區法院與專利商標局專利確權程序的差異與沖突
在過去30多年時間里,出于清理“問題專利”、提升專利質量和法院訴訟費用過高等原因,美國逐漸摒棄了傳統的單軌制專利確權制度,轉而實施法院和PTAB并重的雙軌制專利確權體制。不僅如此,在過去5年間,PTAB在專利確權中的重要程度不斷攀升,并且得到了法院的尊重和謙讓。當然,由于兩者在權利要求解釋標準、證據標準、效力等方面都有所不同,因此在專利確權方面也不可避免地存在一定的沖突。
(一)審理范圍不同
地區法院在審理專利無效挑戰時的受案范圍比專利行政確權程序要寬泛很多。在法院訴訟程序中,當事人不僅可以根據《美國專利法》第101、102、103和112條提出專利無效挑戰,還可以以專利不具備可實施性為由提出無效。而在PTAB的專利行政確權程序中,只能以出現了“實質性新的可專利性問題”為由提起專利無效審查。[4]。根據《美國創新法案》第303、304條的規定,美國專利商標局局長作出同意或者不同意再審查請求的決定,其判斷標準均是“請求是否提出了影響專利權利要求可專利性的實質性新問題”[5]。換而言之,只有申請人提出了實質性新的可專利性問題,美國專利商標局才會同意啟動專利再審查程序;而地區法院的專利訴訟程序中,當事人提出專利無效的法律基礎和理由要寬泛很多。
(二)權利要求解釋標準不同
法院在權利要求解釋方面,依據的原則是“字面解釋”,而PTAB一直以來依據的原則是“最寬合理解釋原則”(the broadest reasonable interpretation)。“最寬合理解釋”原則也得到了聯邦巡回上訴法院的支持。比如在Cuzzo Speed公司訴美國專利商標局一案中,該公司最終敗訴,因為巡回上訴法院認為PTAB采用的審判原則正確,是其職權范圍之內的事情。隨后,美國最高法院受理了Cuozzo Speed公司的上訴請求,并最終認定,PTAB在權利要求解釋時可以采用與地區法院不同的標準。這一判決肯定了美國專利商標局在權利要求解釋方面采用了一百余年的“最寬合理解釋標準”,對于企業運用雙方復審程序打擊專利流氓以及美國專利的提升都有很大的促進作用。
(三)證據標準不同
在專利無效審查中,法院和行政機關所采取的證據標準很不相同。美國專利一旦被授予,法院在專利糾紛中的預設是該專利有效,而證明專利無效的舉證責任則由被告承擔。在專利侵權審判中,被告可以以專利無效的法定事由提出抗辯[6]。但是想要推翻系爭專利,被告在訴訟過程提出的證據需要達到“清晰且令人信服”證明標準。而在美國專利商標局的行政確權程序中,專利行政確權只要達到“優勢證據”標準即可。“清晰且令人信服”的證明力度高于通過行政途徑挑戰專利權有效性的“優勢證據”的證明力度[7]
(四)效力不同
在專利無效審查中,由于法院和專利商標局采取了不同的證據標準和權利要求解釋方法,專利商標局的認定結果對法院并無約束力;相反,法院的專利無效程序由于是采取了《美國專利法》第282條的舉證責任標準,可以產生既判爭點禁反言(collateral estoppel)效力,因而對專利商標局有約束力。
四、美國專利確權雙軌制的協調及啟示
美國專利商標局和法院專利確權雙軌制的存在,雖然存在一定的沖突,但由于其確定了恰當的訴訟中止規則、禁止反言原則,并且兩者均可上訴到共同的上級機構——聯邦巡回上訴法院,有效避免了循環訴訟、關聯侵權訴訟久拖不決等問題。該制度既充分發揮了行政機構專利確權專業性強的優勢,又體現了司法終局制的長處,有很多值得我國借鑒之處。
(一)增加多種程序類型的專利行政確權制度
我國專利確權制度一直采取單軌制,充分重視和發揮行政機關在專利效力判斷方面的專業性優勢。從美國專利確權的實踐來看,專利行政確權存在專業性強、效率較高、費用低廉等突出的優點,受到企業用戶的歡迎。專利行政確權的優勢在我國也應當予以保留。然而,隨著近年來我國專利申請數量的劇增,專利無效請求案件和專利行政訴訟案件都在不斷攀升。在此情勢下,單一的專利無效制度將很難適應社會的發展和企業的需求。因此,我國應當在發揮專利行政確權機制優勢的同時,“增加類似美國授權后復審程序等多種程序類型,為公眾提供相對經濟快捷的確定專利權有效性的異議途徑”[8],為企業行政確權提供更多、更有效的途徑。當然,在恢復多種程序類型的復審程序的同時,要注意各程序之間的協調,利用禁止反言等規則,限制當事人濫用無效程序拖延訴訟。
(二)簡化專利無效程序、提高專利確權效率
我國當前的專利行政確權程序,涉及專利復審委員會和兩級法院,相當于三個審級。由于按照行政訴訟模式審理,法院對于復審委的錯誤決定無權進行變更,只能判決撤銷、部分撤銷或要求重作。而當事人對復審委重新作出的決定還可以再次起訴,極易導致循環訴訟。一方面,循環訴訟容易導致利害關系人的行為合法性不能得到確認,直接影響到當事人對專利制度的信心。另一方面,無效程序不能及時完結,就使得專利侵權案件的處理長期拖延,大大增加了當事人的糾紛解決成本。在美國專利確權制度中,雖然存在專利商標局和法院兩個并行的制度,但對結果不服均可以上訴到聯邦巡回上訴法院,再加上上訴到最高法院的程序,實際上相當于三個審級。同時,由于上訴法院擁有對專利有效性進行判斷的權力,這一制度構建極大簡化了專利無效程序、提升了專利確權效率。當前,我國要借鑒英國、法國的做法,賦予全部具有專利案件管轄權的法院均可審理專利無效請求是不現實的、容易引起爭議的[9]。因此,要解決當前我國專利無效宣告制度存在的問題,“最為簡捷的做法就是結合知識產權上訴法院的設計,賦予知識產權上訴法院同時管轄全國侵犯專利權的上訴案件和專利無效宣告決定的案件。”[10]
(三)完善專利侵權糾紛中的訴訟中止程序
我國法院在審理專利侵權糾紛過程中,遇有侵權人請求宣告專利權無效的情形時,是否應當同意中止,一直是法院專利侵權糾紛審理中的難點問題。2015年修訂的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第8—11條雖然規定了可以中止或可以不中止的幾種情形,然而仍然非常原則化,在審判實踐中常常因缺乏可操作的標準而導致侵權訴訟延遲,影響到專利權人對專利保護的信心和熱情。美國法院在考量是否同意中止問題時,全面考慮訴訟時間問題、市場秩序的維護、雙方當事人的競爭情況等諸多因素,權衡了當事人的利益,制訂了決定是否中止的“三要素”檢驗法。我國雖然無法照搬其檢驗方法,但也應該總結歷年來法院專利侵權糾紛中訴訟中止程序的適用規則,在權衡當事人利益基礎上,全面衡量訴訟持續時間、市場秩序的維護、當事人的競爭情況等因素,制訂更為完善的審理規則,以防止當事人故意拖延訴訟,致使專利權長時間無法得到保護。
(同濟大學上海國際知識產權學院 德國研究中心 張懷印供稿,單曉光審校)


[1] AIA Trial Statistics, see https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics.
[2] Robert Arcamona, David Cavanaugh. Stays to Litigation Pending IPR and CBM Review: Statistics, Trends, and Key Issues, Intellectual Property Today, March, 9 (2014).
[3] Universal Elecs., Inc. v.Universal Remote Control, Inc., 943 E Supp. 2d 1028,1031-33 (C.D. Cal. 2013).
[4] Sterne, Robert Greene, et al, Reexamination Practice with Concurrent District Court Litigation or Section 337 USITC Investigations., Sedona Conf. J.. 136 (2010).
[5] 35 U.S.C. 303, 304.
[6] 根據《美國專利法》第282條,任何被控侵權者均可以提出宣告專利無效的訴訟,只要專利權人提起的侵權訴訟對其構成了合理的威脅……。see Betsy Johnson, Plugging the Holes in the Ex Parte Reexamination Statute: Preventing a Second Bite at the Apple for a Patent Infringer, 55 Cath. U. L. Rev. 311 (2006).
[7] 左萌、孫方濤、郭風順:《淺析美國專利無效的雙軌制》,《知識產權》2013年第12期,第94頁。
[8] 張鵬:《美國專利再審查制度評析》,《比較法研究》2014年第6期,第180頁。
[9] 管育鷹:《專利無效抗辯的引入與知識產權法院建設》,《法律適用》2016年第6期,第54頁。
[10] 郭禾:《專利權無效宣告制度的改造與知識產權法院建設的協調——從專利法第四次修訂談起》,《知識產權》2016年第3期,第14頁。

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